IL NON USO DEL MARCHIO: LA PROVA DI USO EFFETTIVO
Un argomento di portata rilevante nell’accoglimento o meno di un’opposizione è l’obbligo dell’uso del marchio di cui si chiede tutela attraverso l’opposizione.
L’articolo 18 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE) prescrive l’obbligo dell’uso di marchi registrati quale requisito sostanziale fondamentale della loro tutela, poiché i marchi devono essere obbligatoriamente oggetto, in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, di un uso serio ed effettivo sul mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione.
Pertanto, il RMUE autorizza il richiedente a esigere dall’opponente la prova dell’uso dei marchi sui quali si fonda un’opposizione e di una preesistenza dei marchi di oltre cinque anni a decorrere dalla data di registrazione.
La richiesta della prova dell’uso deve essere «incondizionata» e presentata in un «documento separato». Quei prodotti o servizi per i quali non è stata fornita la prova dell’uso sono esclusi dall’opposizione.
In altre parole, se l’uso non viene dimostrato per un qualsiasi prodotto o servizio per i quali siano registrati il marchio o i marchi anteriori, l’opposizione viene respinta.
Le prove relative all’uso del marchio consistono in «indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio oggetto dell’opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione». Queste prove possono consistere, per esempio, in documenti e altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni giurate o solenni.
I CRITERI PER DETERMINARE L’USO EFFETTIVO DI UN MARCHIO
Il regolamento sul marchio dell’Unione europea, il regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea e il regolamento delegato sul marchio dell’Unione europea non contengono una definizione di «uso effettivo». Tuttavia la Corte di giustizia (la «Corte») ha stabilito diversi importanti principi per quanto riguarda l’interpretazione di questo termine.
«Minimax» 2003 (sentenza dell’11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145): la Corte ha stabilito i seguenti principi:
- l’uso effettivo consiste in uno sfruttamento reale del marchio (punto 35);
- così, per «uso effettivo» deve intendersi un uso non simbolico, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio (punto 36);
- per uso effettivo deve intendersi un uso conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa (punto 36);
- perché l’uso sia effettivo, il marchio dev’essere utilizzato sul mercato dei prodotti o dei servizi protetti da tale marchio e non solamente in seno all’impresa interessata (punto 37);
- occorre prendere in considerazione, nel verificare l’uso effettivo del marchio, tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti ovvero i servizi protetti dal marchio (punto 38);
UN CRITERIO RILEVANTE: USO PER I PRODOTTI O SERVIZI PER I QUALI IL MARCHIO È REGISTRATO
Tra i vari criteri per la determinazione dell’uso effettivo di un marchio, appare di particolare importanza il criterio dell’USO PER PRODOTTI PER CUI IL MARCHIO È STATO REGISTRATO.
In forza dell’articolo 18 RMUE, per essere tutelato il marchio deve essere usato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Ai sensi della prima frase dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, l’uso del marchio registrato anteriore dev’essere stato effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione.
È rilevante stabilire se i prodotti o servizi specifici per i quali un marchio è stato utilizzato rientrano in qualche indicazione generale elencata nel titolo di classe di una particolare classe di prodotti o servizi, e se sì, in quale. Per esempio, nella Classe 25, il titolo della classe è «abbigliamento, scarpe e cappelleria» e ciascuno di questi tre elementi costituisce «un’indicazione generale». Considerando che, in generale, la classificazione serve solo a fini amministrativi, è rilevante, al fine di valutare la natura dell’uso, stabilire se i prodotti per i quali un marchio è stato utilizzato rientrano nell’indicazione generale di «articoli di abbigliamento», «scarpe» o «cappelleria». Ciò è evidente quando categorie di prodotti simili sono stati classificati in modo diverso per determinati motivi. Per esempio, le scarpe sono state classificate in varie classi a seconda della loro destinazione: «scarpe ortopediche» nella 10 e scarpe «comuni» nella Classe 25. Va stabilito, in base alle prove fornite, a che tipo di scarpe si riferisce l’uso.
Qualora, nonostante il marchio anteriore sia stato registrato per una categoria ampia di prodotti o servizi, l’opponente fornisca prove dell’uso soltanto per alcuni dei prodotti o servizi specifici rientranti in questa categoria, emerge la questione se le prove dell’uso presentate vadano considerate rigorosamente come prove dell’uso esclusivamente PER QUEI DETERMINATI PRODOTTI o servizi, non menzionati in quanto tali nell’elenco di prodotti e servizi, ovvero per la categoria ampia specificata nella registrazione.
UN ESEMPIO: IL CASO “ALADIN”
il marchio “Aladin” è stato oggetto di una valutazione basata proprio sulla Prova dell’Uso.
Il Tribunale Europeo, nella sentenza T-126/03, ha affermato che “il marchio anteriore è stato registrato per «lucido per metalli» nella Classe 3, ma è stato effettivamente utilizzato solo per il «magic cotton» (un prodotto per la lucidatura dei metalli che consiste di un cotone impregnato di un agente lucidante). Il Tribunale di primo grado ha statuito che «lucido per metalli», che di per sé è già una sottocategoria del termine del titolo di classe «prodotti per lucidare», è sufficientemente preciso e circoscritto in termini di funzione e destinazione dei prodotti rivendicati. Nessuna ulteriore sottocategoria può essere accertata senza che sia artificiale, e quindi si è presunto l’uso per l’intera categoria di «lucido per metalli»”.
CONCLUSIONI: RICHIEDERE LA PROVA D’USO PRESUPPONE UNA RICERCA ATTENTA SULL’OPPONENTE E I SUOI PRODOTTI
Si dovrà fare particolare attenzione alla NON CONFONDIBILITÀ dei prodotti del Cliente con quelli dell’Opponente, superando il ragionamento alla base dei precedenti giurisprudenziali richiamati, per cui “dal momento che si può stabilire un rischio di confusione sulla base di un accertamento di un uso effettivo per alcuni dei prodotti e/o servizi, non è necessario esaminare le prove di uso presentate dall’opponente rispetto ai restanti prodotti e/o servizi anteriori”.
In conclusione, l’unico argomento utilizzabile per sostenere la registrazione marchio sia quello espresso nella Sent. Aladin citata, per cui, se un marchio è stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampio per consentirgli di identificare al suo interno un certo numero di sottocategorie che possono essere considerate indipendentemente, prova che il marchio è stato effettivamente utilizzato in relazione a una parte di tali prodotti o servizi, comporta la protezione, in un procedimento di opposizione, solo per la sottocategoria o sottocategoria cui i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato appartenere.
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