OGGETTO DELL’INDAGINE
L’analisi che segue nasce dall’esigenza di comprendere le modalità di quantificazione del c.d. Giusto Prezzo del Consenso, atteso che ad oggi non esiste una sistematica metodologia di quantificazione.
Lo studio è stato condotto affrontando due filoni di indagine:
- il primo ha ad oggetto la quantificazione vera e propria del giusto prezzo del consenso;
- il secondo riguarda in generale la quantificazione del danno derivante dalla contraffazione del brevetto e il suo rapporto di prevalenza rispetto al giusto prezzo del consenso.
La prima indagine rappresenta la base minima da cui valutare il danno nel caso di contraffazione di brevetto da parte di un soggetto terzo.
Quantificare il giusto prezzo del consenso risulta essere attività piuttosto complessa in ragione della inesistenza, all’interno del nostro ordinamento, di una disciplina sistematica di riferimento utile a stabilire un parametro “standard” da applicare nel caso di contraffazione di brevetto.
I TRE LIVELLI DI QUANTIFICAZIONE DEL GIUSTO PREZZO DEL CONSENSO
Il principio giuridico che fa da cardine alla quantificazione è stato indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9615 del 05/09/2019, in cui la Suprema Corte ha individuato tre livelli di valutazione del valore normale della royalty spettante al soggetto che si è visto vittima di una contraffazione:
- il primo livello è residuale e prevede un valore percentuale di un massimo del 2%;
- il secondo livello è parametrato alla grandezza dell’impresa e ai dati tecnici della contraffazione, oltre che all’eventuale contenuto contrattuale di uno sfruttamento in licenza ed è compreso tra il 2% e il 5%;
- il terzo livello eccede il 5% e viene applicato in casi eccezionali, giustificati dall’alto livello tecnologico del settore economico di riferimento e di conseguenza della tecnologia sviluppata in applicazione del brevetto contraffatto.
I tre livelli di quantificazione del danno sono stati desunti attraverso un’opera ermeneutica dal combinato disposto della circolare 22 settembre 1980, n. 32 del Ministero delle Finanze, e della Convenzione OCSE del 1979.
Il principio ermeneutico alla base della quantificazione “per analogia” deriva dal metodo di verifica della sostanza economica dell’operazione. Difatti, la decisione della Cassazione nella citata sentenza aveva ad oggetto la tassazione degli utili derivanti da operazioni infragruppo (tra la società cedente e società cessionaria), ossi di transfer pricing.
Tale principio può essere ormai considerato trasversale: nato nella elaborazione tributaria e travasato nel mondo della proprietà intellettuale.
La ratio metodologica trae principio nella libera concorrenza, come enunciato nell’articolo 9 del modello di convenzione OCSE, il quale prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato.
Si tratta di verificare la sostanza economica dell’operazione intervenuta e di metterla a confronto con analoghe operazioni realizzate in circostanze comparabili e in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti, valutandone la conformità.
L’insieme di tali elementi unitamente considerati formano un quadro indiziario idoneo ad affermare che le percentuali richiamate dalla Corte possono essere applicate in tutti quei casi in cui ci si trovi in regime di libera concorrenza, tra soggetti indipendenti.
LA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE
Il secondo filone d’indagine (relativo alla quantificazione del danno da contraffazione di brevetto) muove i suoi passi dal principio per cui la giusta royalty rappresenta solo il limite minimo risarcibile, in aggiunta al quale va prevista la quota di ingiusto guadagno ottenuto dal contraffattore.
La quantificazione del danno subito dall’impresa titolare del brevetto deve essere quantificato valutando l’ingiusto profitto che l’impresa contraffattrice ha ottenuto mediante la commercializzazione del prodotto.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5666 del 2 marzo 2021, esprimendosi in tema di liquidazione equitativa del danno da lucro cessante subito a seguito di violazione di un diritto di proprietà industriale, nella specie di un brevetto, ha affermato che: “In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 125, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell’indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell’obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale”.
La Corte ha chiarito anche le modalità di quantificazione ed il rapporto tra il comma 1 ed il comma 2 dell’art. 125 del Codice.
A tale proposito i giudici hanno anzitutto confermato che gli orientamenti più recenti escludono che il danno da contraffazione sia in re ipsa, negando che sia sufficiente per il titolare del diritto asseritamente leso provare semplicemente l’avvenuta violazione, ma che sia, invece, necessario anche provare il danno subito.
Sulla base di questa premessa il Collegio ha ritenuto che l’art. 125 comma 2 c.p.i. non costituisca una deroga ai principi generali in tema di risarcimento del danno e onere probatorio, ma si sostanzi esclusivamente in una semplificazione probatoria attinente alla quantificazione del danno, giungendo ad esprimere il seguente principio di diritto: «Al riguardo, se è vero che la norma di cui all’art. 125, comma 2, c.p.i., può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del “prezzo del giusto consenso”, inteso quale parametro agevolatore dell’onere probatorio gravante sull’attore, è altresì vero che tale liquidazione non possa essere effettuata, come invoca la ricorrente, sulla base di un’astratta presunzione, ovvero attraverso un’automatica applicazione del predetto criterio. Deve pertanto ritenersi, come affermato dalla Corte d’appello, che anche tale forma di liquidazione presupponga l’applicazione degli artt. 1223 ss., c.c., e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l’atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori” e che “dal combinato disposto delle due norme in esame può ragionevolmente desumersi che l’introduzione del criterio contemplato dal secondo comma risponda a finalità indubbiamente agevolatorie dell’onere probatorio gravante sull’attore che può equivalere ad un’attenuazione del medesimo onere, ma non può certo tradursi in un’assoluta esenzione dal rispetto dello stesso, in quanto tale interpretazione “atomistica” del secondo comma svuoterebbe di significato la ratio e la stessa lettera del primo comma» (Cassazione, sentenza n. 24635 del 13 settembre 2021).
Ad avviso della Suprema Corte, tale soluzione sarebbe confermata anche dalla successione letterale e logica tra i primi due commi dell’art. 125 C.P.I., quale espressione del chiaro intento del legislatore di non “sganciare” il criterio dell’equa royalty dalla valutazione della sussistenza effettiva del danno, con conseguente necessaria applicazione dei criteri e delle regole dettate dal primo comma.
GIUSTA ROYALTY E RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
Ad ulteriore conferma di quanto fin qui detto si segnalano due recenti sentenze di merito, rispettivamente del Tribunale di Ancona e del Tribunale di Roma.
La prima (Tribunale Ancona, 25/02/2022, n. 293) ha stabilito che in tema di risarcimento del danno per contraffazione del marchio, il danno è riferibile non alla vendita del prodotto nel suo insieme, ma al valore economico della novità del miglioramento e dell’evoluzione tecnica di un prodotto preesistente e/o dei singoli particolari interni del suo funzionamento, sicché è al valore di detti elementi che devono essere riferiti i criteri di cui all’art. 125 C.P.I.; di conseguenza il criterio più funzionale tra quelli indicati dall’art. 125 C.P.I. appare essere quello della giusta royalty, in quanto gli altri due criteri indicati dalla norma (ossia il mancato guadagno del titolare e la retroversione degli utili del contraffattore) conducono ad una quantificazione dell’utile afferente il prodotto commercializzato e non il singolo particolare.
Il Tribunale di Roma (Sez. spec. Impresa – sentenza del 22/11/2021, n. 18158) ha invece ripetuto il principio espresso dalla Cassazione nella citata sentenza n. 5666, confermando che il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno e che tale criterio di quantificazione viene meno allorquando il danneggiato offra (o la situazione di fatto lo permetta) dei criteri ulteriori più consistenti con la natura e l’intensità della contraffazione.
La giusta royalty è pertanto un criterio residuale.
