Sempre più imprese collaborano con Università e centri di ricerca per sviluppare nuovi prodotti o validare soluzioni tecniche. Queste collaborazioni generano risultati ad elevato contenuto innovativo ed è quindi essenziale disciplinare in modo chiaro la titolarità della proprietà intellettuale (IP).
Le convenzioni universitarie utilizzano una terminologia ormai standardizzata – Background, Foreground, Sideground e Risultati – utile a delimitare chi è proprietario di cosa e con quali diritti. Tuttavia, l’impatto pratico di queste definizioni è spesso sottovalutato dalle aziende.
Background: ciò che l’azienda deve proteggere prima di iniziare
Il Background comprende tutte le conoscenze pregresse di una parte: formulazioni, ricette, prototipi, documentazione tecnica, ma anche know-how universitario (metodi di laboratorio, strumenti, protocolli).
Nel contratto analizzato, il Background resta di esclusiva titolarità della parte che lo conferisce, ma viene concesso all’altra una licenza non esclusiva, gratuita e limitata all’esecuzione della ricerca.
Per l’impresa ciò significa che tutte le idee, le ricette e i materiali sviluppati prima del progetto devono essere descritti e rivendicati espressamente: in mancanza, rischiano di confondersi con i Risultati della collaborazione.
Sideground: ciò che nasce durante il progetto ma non grazie al progetto
Il Sideground riguarda le conoscenze sviluppate da una parte nel periodo di vigenza del contratto, ma non come effetto diretto della ricerca condivisa.
Esempi tipici: ulteriori ricerche interne dell’azienda o dell’Università su progetti non collegati.
Il Sideground resta interamente del soggetto che lo produce e non viene condiviso.
Risultati: dati e informazioni non proteggibili
Con Risultati si intendono tutte le informazioni ottenute grazie alla ricerca, ma non tutelabili come privativa: report tecnici, dati sperimentali, analisi sensoriali, misure di stabilità, ecc.
Le convenzioni universitarie – inclusa quella esaminata – prevedono normalmente una proprietà congiunta tra Università e azienda.
L’impresa può usarli liberamente per la propria attività; l’Università può impiegarli a fini scientifici e, dopo un periodo di preavviso o decorso un certo termine (due anni, nel caso esaminato), può anche pubblicarli.
Le aziende devono considerare che i dati tecnici generati potranno circolare nel mondo accademico e, se non adeguatamente filtrati, divulgare informazioni strategiche sul prodotto.
Foreground: il nodo più delicato per le imprese
Il Foreground comprende tutte le conoscenze nuove e proteggibili (brevetti, know-how tecnico rilevante, nuove formulazioni), generate come diretta conseguenza della collaborazione.
La disciplina universitaria tende a prevedere una titolarità congiunta 50/50 e, come nel contratto analizzato, un meccanismo secondo cui:
- la privativa viene depositata in comproprietà,
- l’impresa può usare il Foreground solo internamente,
- per sfruttarlo commercialmente deve acquistare la quota dell’Università o licenziarla, pagando un equo corrispettivo e sostenendo tutti i costi di deposito e mantenimento.
Per le aziende questo può comportare un forte squilibrio contrattuale: anche minime ottimizzazioni della ricetta – se maturate durante i test – possono rientrare nel Foreground e diventare quindi proprietà congiunta.
Perché è essenziale negoziare la disciplina IP
Un’impresa che porta nel progetto idea, ricetta di base e finalità commerciali, mentre l’Università apporta supporto tecnico-sperimentale, rischia – senza adeguate modifiche – di trovarsi con:
- dati tecnici condivisi e pubblicabili,
- nuove formulazioni in comproprietà,
- necessità di acquistare la quota universitaria per sfruttare il prodotto,
- limitazioni all’uso del nome dell’Università.
Per evitare queste criticità è opportuno:
- definire chiaramente il Background aziendale;
- prevedere che le nuove formulazioni e gli sviluppi collegati al prodotto restino di titolarità esclusiva dell’azienda;
- limitare la libertà di pubblicazione ai soli dati scientifici non confidenziali;
- riconoscere all’Università unicamente un diritto d’uso scientifico non commerciale.
Le convenzioni con le Università rappresentano uno strumento prezioso per l’innovazione aziendale, ma richiedono una gestione molto attenta della proprietà intellettuale. La corretta qualificazione di Background, Foreground, Sideground e Risultati è decisiva per tutelare gli investimenti dell’impresa e assicurare un equilibrio contrattuale coerente con i ruoli delle parti.
Per ulteriori informazioni è disponibile l’Avv. Hossein Zakipour all’indirizzo email: zakipour@standardslegal.it
